Izabel Coelho Matias

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que a utilização do nome da empresa, como palavra-chave, não pode ser utilizada pelos concorrentes para direcionar o consumidor para os links patrocinados em mecanismo de busca na internet, pois tal prática configura concorrência desleal.

Como se sabe, a concorrência desleal consiste em uma série de práticas, geralmente com viés desonesto, que objetiva desvirtuar a livre atuação industrial ou comercial.  Nesse contexto, a lei de Propriedade Industrial, em seu art. 195, elenca hipóteses de crime de concorrência desleal. Especificamente, o inciso III, tipifica como crime a utilização de “meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem”. É o que se chama comumente de atuação parasitária, haja vista já que seu objetivo seria obter vantagens ao confundir o consumidor, utilizando, para tanto, o nome de outra empresa. 

De outro lado, os links patrocinados são os anúncios de marketing digital, como, por exemplo, os que aparecem no Google (buscador de internet) quando o usuário digita determinado nome ou dado.  

No contexto atual, tornou-se cada vez mais usual empresas utilizarem esses links patrocinados a fim de que seu nome apareça na lista de determinado buscador, sempre que o consumidor estiver interessando em produto ou serviço que lhe seja relacionado. Trata-se, como se percebe, de uma estratégia de inserção no mercado, fortemente influenciado pela utilização da internet.

No caso decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, uma companhia do ramo de emissão de certificados digitais tomou conhecimento de que empresas concorrentes estavam sendo exibidas nos primeiros resultados do buscador quando inserido o nome de sua marca no sistema de buscas. Diante disso, essa empresa ingressou com uma ação, buscando ser indenizada por ter sofrido forte diminuição de clientes em razão da prática de concorrência desleal e pelo desvio de clientela. 

Em primeiro grau a pretensão foi rejeitada. Todavia, ao apreciar o caso o TJ-SP reformou a sentença, dando provimento ao recurso e, consequentemente, condenando solidariamente tanto as referidas empresas concorrentes quanto a empresa que gerencia o buscador da internet no pagamento de 50 mil reais a título de indenização por danos morais e materiais.

Para o referido Tribunal, ficou demonstrada a violação de marca e a prática de concorrência desleal, “em função do uso parasitário pelas rés do termo componente da marca da autora, beneficiando-se da reputação e do prestígio por ela construído”. Consta, ainda, no referido acórdão que a clientela era a mesma e haveria semelhanças entre as mercadorias, gerando uma probabilidade de confusão no mercado consumidor. 

Além disso, no voto do desembargador relator ficou reforçada a condenação solidária do buscador de internet, pois, ao celebrar contrato de publicidade com as rés, tomou inequívoco conhecimento do uso de marca alheia para desvirtuar consumidores, o que permitiu às empresas clientes obter vantagem (rectius lucro), sem autorização do titular da marca, o que, como se sabe, caracteriza violação da propriedade industrial.

Ainda em seu voto, o relator destacou diversas outras decisões em que se conferiu a responsabilidade ao provedor de pesquisas em casos análogos.  Afirmou, ainda, não ser possível consentir com a ausência de responsabilidade, sob o singelo argumento de que o provedor não realiza controle prévio das palavras-chave de busca.  

Sobre esse aspecto, é imperioso salientar que essa situação não se confunde com a tentativa de realizar controle de provedor sobre o conteúdo de páginas na internet. No caso, como já dito, o site de buscas possuía contrato de publicidade, sendo, por isso, inequívoco o seu conhecimento de que haveria utilização indevida de marca alheia pela empresa contratante de seus serviços. 

Desta forma, entendeu a corte que a prática de concorrência desleal atinge não somente o beneficiário direto da fraude, mas, também, “aquele que divulga e viabiliza de modo determinante a sua concretização”. 

Ainda sobre esse tema, vale mencionar que há dois outros casos pendentes de julgamento na 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos quais se analisa o uso de palavra-chave de concorrentes em anúncios no Google:  REsp 2.012.895 e REsp 2.032.932. 

O primeiro recurso se assemelha bastante ao caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Trata-se de uma ação ajuizada pela empresa de lingeries Hope, na qual alega que houve uso indevido da sua marca pela Loungerie em anúncios patrocinados no Google, por meio de utilização de palavras-chave no buscador. A autora requereu que a concorrente se abstenha de usar a marca como palavra chave nos anúncios patrocinados pela Google.

No julgamento, a Ministra relatora, Nancy Andrighi, defendeu a responsabilidade tanto da Loungerie quanto do Google, por prática de concorrência desleal, diante do meio fraudulento utilizado para desvio da clientela e confusão do consumidor. Asseverou, também, que o provedor de pesquisas possui controle ativo das palavras-chaves que comercializa, e, portanto, poderia evitar a violação de propriedade intelectual. Afirma a Ministra:

“Tal entendimento não enseja monitoramento em massa e nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar os serviços de publicidade digital”

No segundo caso apontado, o Ministro relator, Vilas Bôas Cueva, declara ser desleal a concorrência quando a conquista de clientes é realizada a partir de atos injustos. No caso concreto, o consumidor, ao inserir como palavra-chave o nome empresarial ou a marca, demonstraria sua preferência por essa empresa. Em seu voto, asseverou o relator o seguinte:

“A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: i) a ferramenta Google Ads é utilizada para compra de palavra-chave correspondente a marca registrada ou a nome empresarial; ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio e iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.”

Além disso, o referido relator afirmou que neste caso não se aplica a exclusão de responsabilidade do provedor de internet, tal como prevista no art. 19 Marco Civil da Internet, pois a discussão é relativa ao desfazimento de hiperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads e não sobre o conteúdo publicado por terceiros. 

Diante desse contexto, o que se percebe, tanto pela decisão do TJ-SP, como nos votos dos Ministros do STJ, é a clara tendência de se expandir a responsabilidade decorrente de atos de concorrência desleal não só para a empresa que se beneficia diretamente dessa prática, mas também para empresa que gerencia o buscador da internet. 

Essa tendência certamente propiciará maior eficácia na inibição de medidas potencialmente violadoras dos direitos da propriedade industrial e de marcas, especialmente nesse amplo, fluído e pouco regulamentado contexto digital, já que o resultado do ilícito irá gerar a responsabilização também das empresas de buscadores, que, até então, atuavam sob o pálio de uma “pseudo” neutralidade.